Con ordinanza dell'11/12/2018 il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Ettore Pastore Alinante, definisce una complessa vicenda in materia di cessione di Know How, accogliendo la Nostra domanda, con la quale si era chiesto l'annullamento o in subordine la risoluzione di un contratto di cessione di know how per l'inadempimento di controparte, per mancanza delle qualità promesse e per essere, l'oggetto del contratto, non meritevole di tutela, in quanto le "conoscenze cedute" non presentavano le caratteristiche per potersi definire "know how" secondo la legislazione comunitaria e nazionale.
La vicenda
La vicenda trae origine da una scrittura privata di cessione di "Know How" con la quale un noto imprenditore attivo da diversi anni nel settore delle gelaterie cedeva, a titolo oneroso e dietro pagamento in parte immediato ed in parte a mezzo rilascio di cambiali, ad altro imprenditore un metodo "esclusivo e innovativo" per la produzione di gelati artigianali.
Una volta acquisito il metodo e dopo aver investito ingenti capitali per avviare l'attività, l'acquirente iniziava la produzione, ma all'atto di mettere in commercio il prodotto creato con il "Know How" acquistato, scopriva che il prodotto che si veniva a creare con il metodo profumatamente pagato non era per nulla innovativo nè originale, ed era ricreabile attraverso pratiche comuni agli esperti del settore, tanto che sul mercato erano presenti diverse alternative equivalenti, se non migliori. Ciò si risolveva nell'impossibilità di piazzare il proprio prodotto.
L'acquirente si rivolgeva così al Nostro Studio, al fine di valutare se vi fossero profili di nullità e di impugnabilità del contratto.
A mezzo di una prima consulenza di parte, preliminarmente Ci accertavamo che effettivamente nè il metodo nè il prodotto finale fossero originali.
Sulla base della consulenza espletata, Ci rivolgevamo al Tribunale di Napoli, con giudizio cautelare ex art.670 cpc per il sequestro delle cambiali consegnate per il pagamento, nel corso del quale veniva espletata consulenza d'ufficio per accertare le qualità del metodo e del prodotto, consulenza d'ufficio che confermava la mancanza di originalità del metodo, tanto che veniva disposto in via cautelare il sequestro delle cambiali.
Non essendo necessaria altra istruttoria, il giudizio veniva introdotto nel merito con ricorso ex art. 702 bis, nel corso del quale il Giudice Istruttore espletava una sommaria istruttoria orale e documentale, ed infine decideva con l'ordinanza dell' 11/12/2018, che si rivela molto interessante in particolare perchè affronta la problematica della definizione giuridica di "Know How" e della funzione giuridica e meritevolezza del contratto di cessione di Know How.
L'ordinanza del Tribunale di Napoli
La complessa ordinanza del Tribunale di Napoli, prendendo le mosse dalle pattuizioni contrattuali, affronta, in punto di diritto, la delicata questione della nozione di Know How, indicando anche le decisioni della Cassazione e la normativa del Codice della Proprietà Industriale, al fine di tracciarne i confini:
B. si è obbligato a cedere a srl M. un knowhow nella produzione e vendita al dettaglio e nella distribuzione del gelato, segnatamente un metodo originale ed innovativo per la produzione di gelato artigianale, un metodo relativamente al quale si obbligava a non divulgare ad altri i segreti e le peculiarità di lavorazione; i termini knowhow”, “originale ed innovativo”, “segreti” sono espressamente utilizzati nel contratto, e coincidono col concetto di knowhow in senso stretto, elaborato dalla giurisprudenza e fissato dal legislatore; infatti, come affermato da Cass. 659/1992: “Le conoscenze per le quali è questione, sono quelle che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia; e, altresì, le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale, attinenti al settore organizzativo o a quello strictu sensu commerciale (c.d. know how in senso ampio). Talvolta siffatte conoscenze presentano, quale connotato essenziale, il carattere della novità e della segretezza. Ciò si verifica, in concreto, quanto al primo carattere, quando le conoscenze comportano vantaggi d'ordine tecnologico o competitivo, sul piano della produzione o del marketing; e quanto al secondo, quando non sono di dominio comune, nel senso che non sono divulgate, la loro divulgazione presuppone un atto di concessione del possessore, ed i terzi possono acquisirle soltanto attraverso la predetta concessione, oppure creandosele in via autonoma. In questo caso il know how ha una portata ristretta ed acquista valore economico.[ omissis....] Infatti, il trasferimento mentre attribuisce a colui che è privo del know how in senso stretto, le conoscenze delle quali necessita e gli consente, così, di superare una situazione di svantaggio economico, priva il precedente titolare della posizione di superiorità produttiva o commerciale che costituiva per lui fonte di ricchezza. Dunque, determina un arricchimento del cessionario a danno del cedente ed una situazione che resterebbe ingiustificata ove non fosse previsto, a carico del cessionario, un corrispettivo che valga a ricomporre l'equilibrio tra le due posizioni. E, tanto, anche nelle ipotesi che le conoscenze non siano protette da brevetto, perché se è vero che, in questo caso, che ne è privo non trova ostacoli giuridici a conseguirle, non è meno vero che, stante la loro segretezza, di fatto, non è in condizione di conseguirle se non sopportando i necessari costi. Nel contempo, come riconosce espressamente la stessa ricorrente, il trasferimento non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume. Perciò il contratto di know how si deve ritenere ammesso nel nostro ordinamento giuridico a norma dell'art. 1322 Cod. civ. e, quindi, valido, anche nell'ipotesi che le conoscenze non siano protette da brevetto. [omissis...]" La nozione di knowhow in senso stretto elaborata da Cass. 659/1992 trova corrispondenza nell’art. 98.1 Cod. Proprietà Industriale, in base al quale: “1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.”
Sulla base della ricostruzione così operata in punto di diritto, il Giudice in accoglimento totale della domanda, ha dichiarato risolto il contratto oggetto del giudizio per inadempimento del cedente, condannando quest'ultimo a restituire tutte le somme erogate dal cessionario, in conseguenza della mancanza delle qualità promesse del c.d. Know How trasferito.
Tramite il sapiente uso della tutela cautelare prima e del ricorso ex art 702Bis Cpc, in meno di un anno è stata favorevolmente conclusa una complessa ed articolata vicenda, garantendo così l'effettività di tutela degli interessi del Nostro assistito
Avv. Luigi Martino